L’8 giugno 2016 è stata approvata la direttiva UE 2016/943 relativa alla protezione del know-how e dei segreti industriali. Finalmente, dopo anni di discussioni, il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno adottato un testo legislativo pensato per tutelare uno dei più importanti asset delle aziende impegnate ad innovare costantemente i loro prodotti e i loro processi industriali, ossia il loro know-how.

Lo scopo pratico della direttiva è duplice. Da un lato, si vogliono tutelare gli investimenti nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione di know-how e informazioni aziendali segrete; dall’altro lato, la direttiva mira a facilitare gli scambi di queste informazioni tra aziende, per consentire una più facile collaborazione tra di esse a livello comunitario.

Questa direttiva delinea quindi in modo uniforme, per tutta l’UE, i requisiti di protezione e i limiti della tutela dei segreti commerciali. Agli Stati membri è lasciata in ogni caso facoltà di prevedere una protezione più ampia per le stesse informazioni. Sarà quindi interessante vedere come la direttiva verrà recepita in Italia dato che il nostro paese garantisce una tutela particolarmente forte per questo asset aziendale.

Per raggiungere tali scopi, la direttiva si è preoccupata innanzitutto di dare una definizione omogenea di segreto commerciale tale da includere tutte le informazioni aziendali segrete che abbiano tre caratteristiche fondamentali: i) siano segrete; ii) abbiano valore commerciale in quanto segrete; iii) siano sottoposte a ragionevoli misure di segretezza da parte del loro detentore.

In questa definizione la direttiva non si discosta in modo significativo da quanto era già stato definito a livello internazionale con l’Accordo TRIPs e dalla definizione di segreti commerciali data dal nostro Codice della proprietà industriale ed intellettuale.

Tuttavia, la direttiva si preoccupa di escludere dalla protezione le informazioni c.d. trascurabili, le informazioni generalmente note o facilmente accessibili e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e – su un altro versante – si preoccupa di definire i casi di acquisizione, utilizzo e divulgazione di segreti commerciali che devono ritenersi leciti. In questo modo la direttiva cerca di dare certezza e facilità di interpretazione per molti casi dubbi o di difficile interpretazione che ricorrono spesso nella pratica e di minimizzare, ove possibile, i casi di contenzioso.

La direttiva si preoccupa in particolare di prendere posizione sulle attività di reverse engineering – che insieme ai casi di sottrazione di segreti operati da ex dipendenti o ex collaboratori, sono i casi che più frequentemente danno origine a casi di contenzioso in questa materia – e stabilisce che l’acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto sia ottenuto attraverso la osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni. La liceità del reverse engineering è infatti un argomento molto delicato in questa materia e il limite tra lecito ed illecito è ancora attualmente dibattuto non solo in Italia.

Un’altra parte fondamentale della direttiva – prevista a favore dei titolari dei segreti commerciali – riguarda la tutela della riservatezza dei segreti nel corso dei procedimenti giudiziari. Avviene infatti che le imprese abbiano timore a chiedere tutela giudiziale nei casi di sottrazione o di spionaggio dei propri segreti per paura di vedere divulgati i propri segreti nel corso di un processo, magari proprio a beneficio della loro controparte.

A questo proposito la direttiva fornisce importanti indicazioni che andranno certamente ad aggiungersi alle procedure che le sezioni specializzate nei casi di violazione di diritti di proprietà industriale già adottano per tutelare la posizione dell’imprenditore che agisce in giudizio per reagire ad un’illecita violazione dei propri segreti commerciali.

La direttiva in esame costituisce quindi un’ottima occasione per esaminare più attentamente il know-how aziendale e per prendere spunto per valorizzare e gestire in modo corretto un importante asset aziendale secondo regole che ne consentono una efficace protezione e ne garantiscono la circolazione tra aziende con i corretti strumenti contrattuali.